Авторское вознаграждение за служебное изобретение

Автор: | 04.05.2019

Заключение соглашения с работником поможет компании спланировать расходы

Кроме применения положений закона № 2213-1 у компании есть другой вариант действий. Лучше не ждать, пока работник потребует расчета выплаты по закону, а заключить с ним договор, в котором будут определены размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Плюсы такого варианта очевидны: в договоре можно указать любой размер вознаграждения, который будет устраивать и компанию, и работника. Закон не обязывает как-то обосновывать сумму этой выплаты. При этом установленные законом СССР минимальные размеры применяться в таком случае не будут в силу действия принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Другими словами, работник после подписания соглашения уже не сможет потребовать выплаты дополнительных сумм, ссылаясь на положения закона № 2213-1 . Аргумент о том, что соглашения недействительны как заключенные под влиянием заблуждения (в частности, по причине отсутствия информации о величине процента от прибыли, исходя из которого рассчитывается вознаграждение по закону № 2213-1), также вряд ли переубедит суд (кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 27.09.10 № 33-8410/2010, решение Норильского городского суда Красноярского края от 23.07.10 № 2-1179/2010, опубликовано на www.gcourts.ru).

Кроме того, даже при определении в соглашении с работником порядка выплаты авторского вознаграждения по аналогии с положениями закона – в процентах от прибыли, в нем можно конкретизировать, как будет рассчитываться эта прибыль (кассационное определение Кировского областного суда от 10.03.11 по делу № 33-806)».

Справка о результатах изучения судебной практики разрешения судами Удмуртской Республики споров, вытекающих из наследственных правоотношений

«31. Переходит ли к наследникам работника – автора служебного изобретения – право на получение предусмотренного пунктом 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждения за использование изобретения в том случае, если патент на изобретение получен работодателем?

В соответствии со статьей 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: исключительное право, право авторства. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). Автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение (ст. 1370 ГК РФ).

В статье 1370 ГК РФ указано, что размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а случае спора – судом.

Пунктом 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

Между тем порядок, условия заключения договора о выплате вознаграждения в данном случае между работником и работодателем урегулированы не нормами Трудового кодекса, а нормами Гражданского кодекса, что позволяет говорить о гражданско-правовых отношениях между работником и работодателем по вопросу выплаты вознаграждения за служебное изобретение. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (статья 2 ГК РФ). Право на вознаграждение Гражданским кодексом отнесено к имущественным правам, следовательно, данное право должно переходить по наследству»

Самые популярные рекомендации в Системе Юрист в этом месяце

Восемь опасных условий договоров аренды, услуг и подряда
Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Как судиться с приставами: алгоритм работы
Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Как налоговая на самом деле проверяет сведения в ЕГРЮЛ
Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

20 новых правовых позиций судов о взыскании судебных расходов
Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Обзор практики по уведомлению контрагентов
Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.

Основания выплаты авторского вознаграждения за служебные изобретения (Трахтенгерц Л.А.)

Группа авторов изобретения обратилась в суд с иском к организации-работодателю о выплате авторского вознаграждения за использование созданного ими служебного изобретения, а также пени за несвоевременную выплату вознаграждения и о возмещении расходов на оплату государственной пошлины. Решением суда, оставленным без изменения вышестоящим судом, исковые требования были удовлетворены.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по делу судебные решения <1>. Как указывается в опубликованном Обзоре, признавая право авторов на вознаграждение, суд исходил из того, что изобретение, созданное истцами в связи с выполнением трудовых обязанностей, используется ответчиком (патентообладателем), от использования изобретения ответчик получает доход, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачивает. Кроме того, было обращено внимание на отказ работодателя от поддержания действия патента, поскольку он прекратил уплату патентной пошлины, а также на позицию суда первой инстанции по этому вопросу. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих прекращение выплаты вознаграждения авторам изобретения в связи с досрочным прекращением действия патента.
———————————
<1> См.: пункт 27 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. (далее — Обзор) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. N 11.
Исследуя материалы дела, Судебная коллегия пришла к выводу, что авторы не имели права на вознаграждение за использование изобретения, поскольку было установлено, что спорное изобретение не использовалось работодателем и, кроме того, судебными инстанциями не было также принято во внимание, что работодатель отказался от поддержания патента, действие которого вследствие этого было досрочно прекращено.
Основной вопрос, который возникает при анализе позиций сторон рассматриваемого гражданско-правового спора, — какова квалификация спорных отношений. Соответственно, необходимо определить нормативные основания признания права авторов служебного изобретения на получение вознаграждения за служебное изобретение и прежде всего определить, является ли фактическое использование служебного изобретения обязательным условием признания такого права авторов.
И второй вопрос: сохраняется ли обязанность работодателя, получившего служебный патент, выплатить авторам вознаграждение, если действие патента было досрочно прекращено по воле патентообладателя, прекратившего выплату патентной пошлины?
Согласно общей норме о правовой охране патентоспособных изобретений (ст. 1357 ГК) исключительное право на получение патента на изобретение принадлежит автору. Специальные нормы о служебных изобретениях (ст. 1370 ГК) устанавливают, что исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента возникают у работодателя при условии, «если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное». «Иное» означает, что работник может оставить эти права за собой, то есть в отношении служебных изобретений также действует общая презумпция признания первоначального права автора на созданное им служебное изобретение. И, следовательно, создание патентоспособных технических решений не входит в трудовые обязанности работника. Соответственно, при отсутствии в трудовом договоре между работодателем и работником соглашения об ином действует презумпция об уступке работником работодателю исключительного права на созданные им в процессе трудовой деятельности служебные изобретения, а, стало быть, и права на получение служебного патента (п. 4 ст. 1370 ГК).
Исходя из этого определяется в целом концепция правового режима служебного патентоспособного результата. Презюмируется (при отсутствии иных договоренностей), что первоначальное право автора на служебное изобретение переходит работодателю по трудовому договору между работником и работодателем. Эта концепция подтверждается также последней редакцией ст. 1370 ГК, которая обязывает работодателя подтвердить свое согласие на уступку ему работником права на получение каждого служебного патента. В течение четырех месяцев со дня уведомления работником работодателя о создании патентоспособного решения последний обязан принять меры для закрепления своего исключительного права. В противном случае право на получение соответствующего служебного патента возвращается работнику (см. п. 4 ст. 1370 ГК).
К обязанностям работодателя, необходимым для подтверждения его исключительного права на служебный результат, ГК относит прежде всего обязанность подать заявку на выдачу патента на предполагаемое служебное изобретение, либо передать право на получение патента другому лицу, либо сообщить работнику о сохранении информации о соответствующем техническом решении в тайне.
У работодателя, который реализовал свое право на служебное изобретение одним из указанных способов, соответственно, возникает обязанность выплатить вознаграждение автору. Право автора на вознаграждение за служебное изобретение неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права (последний абзац п. 4 ст. 1370 ГК).
Таким образом, очевидно, что нормы ст. 1370 ГК (как и ранее Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-1, далее — Патентный закон, утратил силу) не связывают обязанность работодателя выплатить авторское вознаграждение с использованием им служебного продукта. Если в трудовом договоре работник не оговорил сохранение за ним исключительного права на будущие патентоспособные служебные изобретения, работодатель обязан выплатить вознаграждение независимо от того, как он распорядился своим исключительным правом на служебный патент. И, следовательно, единственным необходимым основанием для признания права автора на получение вознаграждения за служебное изобретение служит уступка им работодателю первоначально принадлежащего автору исключительного права.
Вместе с тем следует также принять во внимание, что до 1 января 2014 г. при рассмотрении споров о вознаграждении за служебные изобретения в тех случаях, когда автор и работодатель не могли прийти к соглашению о размере авторского вознаграждения за служебное изобретение, допускалось применение в этих целях положений ст. 32 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 «Об изобретениях в СССР». Согласно этим нормам размер вознаграждения автора определялся в зависимости от экономии, полученной работодателем от использования служебного изобретения. Соответственно, использование признавалось одним из оснований выплаты авторского вознаграждения. Такая практика, очевидно, сложилась еще и потому, что не было других нормативных ориентиров для определения размера вознаграждения, несмотря на то что признание использования в качестве обязательного основания для выплаты авторского вознаграждения прямо противоречило нормам ст. 1370 ГК. Суть в том, что, как уже было отмечено, нормы этой статьи (как и Патентного закона) не связывают обязанность работодателя выплатить авторское вознаграждение с условиями распоряжения им служебным продуктом.
Таким образом, если в трудовом договоре работник не оговорил сохранение за ним исключительного права на будущие служебные изобретения, работодатель обязан выплатить вознаграждение независимо от того, как он распорядился своим исключительным правом на служебное изобретение.
Это подтверждается также изменениями, внесенными в редакцию п. 3 ст. 1345 ГК. Из текста «право на вознаграждение за использование служебного изобретения» исключено слово «использование». Таким образом, единственным основанием возникновения у работника права на вознаграждение остается уступка работником работодателю права на служебное изобретение. В то время как для определения размера вознаграждения за такую уступку могут быть использованы различные основания, включая экономию от использования служебного изобретения.
О сроке действия патента. Одна из существенных особенностей, присущих исключительным правам, — ограниченный срок их действия. Патент на изобретение действует 20 лет. Он может утратить силу досрочно. Однако наступающие в этом случае правовые последствия зависят прежде всего от того, по каким основаниям было прекращено действие патента. Если патент был аннулирован вследствие того, что был выдан в нарушение условий патентоспособности охраняемого технического решения, то он признается недействительным со дня подачи заявки. Соответственно, утрачивают силу все требования, основанные на использовании такого патента.
Иные последствия наступают, если действие патента прекратилось по воле самого патентообладателя, который прекратил уплату патентной пошлины, как это имело место в данном случае. Вопрос о том, каким образом распорядился работодатель своим исключительным правом на служебный патент, как нам представляется, вообще выходит за рамки договора о выплате вознаграждения. В частности, отказ работодателя от патента в целях освобождения от уплаты авторам служебного изобретения вознаграждения за его использование неоднократно в судебной практике квалифицировался как недобросовестное поведение должника, не означающее автоматическое освобождение работодателя от выполнения обязательства по выплате авторского вознаграждения. Дело в том, что уже по Патентному закону, а затем и в соответствии со ст. 1370 ГК основанием требования об уплате авторского вознаграждения, как уже было отмечено, служит уступка права на служебный патент независимо от способа использования патентных прав работодателем.
И, следовательно, обязанность выплатить вознаграждение не зависит ни от способа реализации работодателем принадлежащих ему патентных прав изобретения, ни от самого факта использования изобретения работодателем. Способ реализации патентных прав может служить лишь основанием для определения размера авторского вознаграждения. Следовательно, нельзя признать правомерным основанием для освобождения от выплаты авторского вознаграждения досрочное прекращение действия патента по воле патентообладателя, который просто прекращает выплату патентной пошлины.
В связи с этим представляется весьма существенным разграничивать основания возникновения права работника на получение вознаграждения и условия определения размера вознаграждения.
Следует отметить, что такое разграничение достаточно четко проведено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и служебные промышленные образцы». Предусмотрено несколько различных способов определения размера вознаграждения: за создание служебного изобретения, за использование служебного изобретения, за распоряжение правами на служебное изобретение (лицензия, уступка и т.п.). Однако весьма существенно, что эти Правила определения размера вознаграждения, как прямо указано в Постановлении, не распространяются на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего по согласованию сторон размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения.
Таким образом, использование служебного изобретения признается одним из возможных оснований для расчета размера вознаграждения, но отнюдь не обязательным условием для признания права автора на получение вознаграждения за уступку служебного изобретения работодателю.

Юридическая квалификация

Обратимся к статье 1370 ГК РФ. В силу этой нормы служебное изобретение — это изобретение, которое создается работником в связи с выполнением им трудовой функции либо по определенному заданию работодателя.

Сразу поясним: говоря об изобретении, мы имеем в виду также и иные объекты патентного права — промышленный образец и полезную модель.

Основным критерием здесь является привязка деятельности работника к трудовым отношениям с организацией. Трудовые отношения возникают на основании трудового или коллективного договоров — именно они и будут подтверждать служебные отношения между изобретателем и организацией. Однако одного факта наличия трудовой деятельности недостаточно: она должна включать в себя направленность на создание изобретений. Если идет речь о конкретном задании, то желательно иметь документ, подтверждающий назначение этого задания, например, инструкцию на задание для работника.

Также в законе обращается внимание на такой момент, как предоставление работодателем работнику технических, финансовых и материальных ресурсов. Само по себе это не основание для признания объекта промышленной собственности служебным, обязательно нужен договор, где прописана трудовая функция, связанная с созданием объекта.

Режим прав на объект

Личное неимущественное право авторства на служебное изобретение остается за изобретателем, а исключительное право переходит к организации-работодателю. Правда, в договоре можно предусмотреть, что последнее также в итоге останется за изобретателем.

Теперь поясним на конкретных примерах. Допустим, изобретатель в научной организации создал изобретение. В трудовом договоре было предусмотрено, что его деятельность заключается в исследованиях и создании научных разработок, а значит, исключительное право отойдет научной организации.

Другой пример: работник, осуществляя трудовую деятельность на производстве, придумал уникальный метод, улучшающий процесс производство, что можно запатентовать как изобретение. В данном случае работник действительно состоял в трудовых отношениях с организацией, однако в трудовом договоре было закреплено, что сущность его трудовой деятельности в ведении производства в качестве обычного рабочего. Поскольку ни о какой направленности на разработки речи не идет, в данном случае объект не считается служебным — работник будет являться автором и правообладателем в одном лице.

Работодателю о служебном изобретении

Изобретения делают люди. Деньги на изобретениях делают фирмы. Как фирме избежать проблем с автором изобретения и другими заинтересованными лицами? Читайте разъяснения патентного эксперта.
Что такое служебное изобретение
Понятие служебного изобретения определено в пункте 1 статьи 1370 ГК РФ : «Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом». При этом работодатель должен быть готов документально подтвердить, что создание новых технических решений, которые впоследствии могут претендовать на правовую охрану в качестве изобретения, входит в трудовые обязанности работника или в конкретное задание работнику, выданное работодателем.
Кому принадлежит право на служебное изобретение
Следует различать право авторства на служебное изобретение и право на служебное изобретение как объект промышленной собственности.
Согласно пункту 2 статьи 1370 ГК РФ, «право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору)». Право авторства неотчуждаемо, не имеет срока давности, отказ от него недействителен. Иными словами, право авторства не является имущественным правом, его невозможно купить, продать, подарить, одолжить, сдать в аренду, предоставить в залог и даже отказаться от него. Возникнув однажды, оно остается за автором до конца его жизни и даже после его смерти.
Право на служебное изобретение как объект промышленной собственности является имущественным правом и, в общем случае, принадлежит работодателю. Согласно пункту 3 статьи 1370 ГК РФ, «исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное».
Как правильно оформить служебное изобретение
Итак, для признания изобретения служебным необходимо, чтобы оно было создано работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
На практике это означает, что, как минимум, должна существовать должным образом оформленная должностная инструкция работника или ее эквивалент, из которой однозначно следует, что создание новых технических решений в определенной технической области непосредственно входит в круг обязанностей работника, или должно существовать должным образом оформленное задание на разработку, проектирование, конструирование и т.п. системы, устройства, узла, детали, алгоритма и т.д. Задание на разработку, проектирование, конструирование и т.п. не должно противоречить должностной инструкции работника, в противном случае автор изобретения будет рассматриваться не как работник работодателя и взаимоотношения сторон будут иметь иную форму (см. пограничные случаи).
Оформление должным образом означает, что документ должен быть датирован, утвержден в соответствии правилами утверждения документов, действующими у работодателя, и содержать доказательство того, что работник ознакомлен с этим документом. Обычно такой документ составляют на бумажном носителе. Если документ существует только в электронном виде, следует убедиться в том, что в случае возникновения судебного разбирательства он будет признан судом в качестве эквивалента бумажного документа (например, подписан электронными цифровыми подписями, выданными соответствующими удостоверяющими центрами).
Если трудовым или иным (видимо, коллективным, статья 40 ТК РФ) договором между работником и работодателем не предусмотрено иное, то в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ «работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана». Уведомление должно содержать достаточно информации для последующей идентификации изобретения.
Далее закон предоставляет право работодателю в течение четырех месяцев принять решение о дальнейшей судьбе предполагаемого изобретения: «если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику» (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).
То есть по истечении четырех месяцев бездействия работодателя изобретение уже не признается служебным и переходит в разряд пограничных случаев. Чтобы избежать случайного возникновения подобной ситуации, сообщение работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне следует выполнить в письменной форме. Этот документ также должен быть датирован, утвержден в соответствии правилами утверждения документов, действующими у работодателя, и содержать доказательство того, что работник ознакомлен с этим документом. Подобным же образом следует поступить, если четырех месяцев для оформления и подачи патентной заявки на изобретение оказалось недостаточно.
Если у изобретения несколько соавторов, целесообразно документально зафиксировать творческий вклад в изобретение каждого из соавторов и распределение вознаграждения или компенсации между соавторами.
Следует отметить, что взаимоотношения работника-автора изобретения с работодателем, касающиеся прав на изобретение, в любом случае выходят за рамки трудовых отношений и регулируются в соответствии с нормами гражданского права. При этом положения, касающиеся прав на изобретение, могут быть включены в документы, регулирующие трудовые отношения (например, в трудовой договор или коллективный договор), но они не должны противоречить нормам гражданского права. Например, бессмысленно включать в трудовой договор положение о переходе к работодателю исключительного права на изобретение, которое не является служебным, поскольку такое положение будет признано недействительным.
Вознаграждение автору служебного изобретения
Абзац третий пункта 4 статьи 1370 ГК РФ устанавливает случаи, в которых работник-автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение: «Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение». Данная норма не проясняет ситуацию с бездействием работодателя в отношении служебного изобретения, когда он фактически сохраняет информацию о служебном изобретении в тайне, но не сообщает об этом работнику и не выплачивает ему вознаграждение. Можно предположить, что такой случай бездействия работодателя также является основанием для выплаты работнику вознаграждения, а при возникновении спора – основанием для обращения работника в суд.
Выплата вознаграждения автору служебного изобретения является обязанностью работодателя и, хотя некоторые специалисты высказывают мнение, что при передаче прав на служебное изобретение третьему лицу сделка может обременяться обязательством по выплате вознаграждения работнику, с которым правопреемника работодателя не связывают никакие отношения , в пункте 5 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 однозначно указано: «законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора – судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции». Учитывая, что суды низшей инстанции воспринимают решения судов высшей инстанции как безусловное руководство к действию, работодателю безопасней будет смириться с необходимостью выплаты вознаграждения работнику-автору служебного изобретения даже после уступки прав на изобретение третьему лицу.
Абзац третий пункта 4 статьи 1370 ГК РФ также устанавливает, что «размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом». Пункт 5 статьи 1246 ГК РФ гласит: «правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».
В Комментариях к части 4 ГК РФ справедливо отмечено, что указанная норма (к слову, недавно перекочевавшая в статью 1246 из абзаца четвертого пункта 4 статьи 1370 ГК РФ), сформулирована крайне неопределенно. Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения, но вправе и не устанавливать, что и происходит в течение ряда лет. Таким образом, в российском законодательстве взамен прежнего принципа выплаты работнику соразмерного вознаграждения, который действует в патентных законодательствах многих стран мира, утвердился договорный принцип выплаты вознаграждения, который скорректирован гипотетической возможностью принятия Правительством РФ минимальных ставок такого вознаграждения.
Изобретение, не являющееся служебным: пограничные случаи
Изобретение не признается служебным, если задание на разработку, проектирование, конструирование и т.п., в результате выполнения которого создано изобретение, выходит на рамки должностной инструкции работника и если изобретение создано в результате выполнения работ по гражданско-правовому договору. В первом случае взаимоотношения автора изобретения с работодателем целесообразно закрепить гражданско-правовым договором и в обоих случаях – внести в гражданско-правовой договор положения, определяющие распределение прав сторон на изобретение, а также размер, условия и порядок выплаты вознаграждения или компенсации.
Изобретение также не признается служебным, если оно создано работником по собственной инициативе, пусть даже на своем рабочем месте. В частности, пункт 5 статьи 1370 ГК РФ устанавливает, что «изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца».
Изобретение перестает быть служебным и в том случае, если в течение четырех месяцев работодатель не принял решение о дальнейшей судьбе предполагаемого изобретения и не совершил предусмотренных законом действий с целью воспользоваться своим правом на служебное изобретение. В этом случае, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 1370 ГК РФ, «работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом». Следует отметить, что в случае внеслужебного изобретения действует исключительно договорный принцип определения размера, условий и порядка выплаты компенсации патентообладателю-автору изобретения. Также следует обратить внимание на возможность внесения определенных условий выплаты такой компенсации, например, могут быть оговорены некие дополнительные действия, которые должен предпринять патентообладатель-автор изобретения, или экономические показатели, по достижении работодателем которых должна производиться выплата компенсации.
Важность правильного оформления взаимоотношений с автором изобретения
Важность правильного оформления взаимоотношений с автором изобретения становится очевидной, когда использование изобретения начинает приносить ощутимый доход патентообладателю и возникают разногласия между работодателем и автором изобретения или его правопреемниками. С учетом длительного срока действия патента – до 20 лет при условии своевременной уплаты пошлин за поддержание патента в силе – суммарный доход может быть весьма значительным и появление разногласий тем более вероятно, чем большие суммы фигурируют в бухгалтерских документах.
Судебная практика по вопросу о служебных изобретениях показывает, что суды в большинстве случаев склонны рассматривать формально действующие нормы Закона «Об изобретениях в СССР» , определяющие минимальные размеры выплаты автору изобретения, как субсидиарные, т.е. принимаемые в расчет только если соглашение между работодателем и автором изобретения отсутствует.
На эти же нормы указывает информационное письмо Роспатента от 25 июня 2008 г. . При этом следует отметить, что эти нормы (выплата в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем-работодателем от использования изобретения, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения или в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, если полезный эффект от изобретения не выражается в прибыли или доходе) были разработаны в советское время для условий плановой экономики с директивно регулируемой рентабельностью и их практическое применение в современных условиях способно привести к сильно завышенным (15 процентов прибыли от реализации продукции массового спроса) или к сильно заниженным (2 процента себестоимости, к примеру, программного продукта, себестоимость изготовления которого может быть близкой к стоимости носителя информации) значениям размеров выплаты. Кроме того, вопрос об определении самого размера прибыли, обусловленной изобретением, весьма сложен с методической точки зрения и не имеет однозначного решения. Возможно, именно поэтому суды чаще всего рассматривают эти нормы в соответствии с диспозитивными категориями гражданского права, т.е. отдают приоритет явно выраженным соглашениям между работодателем и автором изобретения.
Закон «Об изобретениях в СССР» регламентирует также сроки выплаты вознаграждения: «вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии» и не предусматривает гибких схем выплаты. Поэтому представляется, что своевременное и грамотное оформление взаимоотношений работодателя с автором изобретения должно быть в интересах и работодателя и автора изобретения.
Правильное оформление взаимоотношений работодателя автором изобретения важно и в случае возможного последующего отчуждения права на изобретение или предоставления лицензии третьему лицу, поскольку договоры об отчуждении исключительных прав и предоставлении лицензий подлежат государственной регистрации и Роспатент в ходе такой регистрации обязательно проверяет правоустанавливающие документы и вполне может запросить документы, регулирующие взаимоотношения патентообладателя с автором изобретения.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4.
2. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009.
3. Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 23.07.2013 N 222-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
5. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах».
6. Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР».
7. Информационное письмо Роспатента от 25 июня 2008 г. «О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов».

Что должны знать работодатель и работник о служебных изобретения

Служебный характер определяет взаимоотношения между работодателем и работником по поводу созданного технического решения: устанавливает надлежащего правообладателя и автора, определяет необходимость выплаты вознаграждения автору, заключения лицензионного договора и многое другое.

От того, насколько добросовестно будут урегулированы все права и учтены интересы лиц, относящихся к данному изобретению, зависит судьба самого технического решения и полученного на него патента в случае его регистрации.

Чтобы правообладатель не лишился патента, а автор получил причитающееся ему вознаграждение, и работник и работодатель должны знать некоторые особенности служебных изобретений:

  1. Техническое решение может быть признано служебным, если оно создано работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по конкретному заданию работодателя.
  2. Право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику.
  3. Исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
  4. В случае создания работником служебного результата интеллектуальной деятельности на работодателя возлагается обязанность по уплате вознаграждения работнику, создавшему такой результат.

Более подробно процедура урегулирования отношений по поводу служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов приведена в статье 1370 ГК РФ.

Важно знать:

Для признания изобретения служебным не требуется, чтобы в трудовом договоре работника присутствовало прямое указание на выполнение работ по созданию конкретных объектов либо их усовершенствованию. Определяющим служебный характер является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, которые могут существовать в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

Часто разрешение вопроса об определении изобретения в качестве служебного сопряжено со множеством конфликтных ситуаций. Поэтому в судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам были выработаны критерии, которые учитываются судьями при разрешении данного вопроса.

6 критериев определения служебного характера изобретения:

  • соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
  • пределы трудовых обязанностей работника
  • место выполнения работ
  • источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан объект
  • цель создания объекта
  • последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей

Данные критерии, в частности, отражены в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013, от 15.03.2016 по делу № СИП-818/2014, от 16.05.2016 по делу № СИП-167/201.

Рассмотрим некоторые нестандартные ситуации, которые могут быть актуальны при создании служебных изобретений как для работодателя, так и для работника.

Признается ли служебным изобретение, созданное руководителем организации-работодателя?

С одной стороны, если нет служебного задания на создание конкретного объекта руководителю организации, то это не свидетельствует о его неслужебном характере, потому что руководитель уполномочен давать такие задания в том числе себе.

Но с другой стороны, предоставление руководителем в суд служебного задания также само по себе не дает основания для вывода о том, что изобретение является служебным, поскольку руководитель имеет возможность составлять любые необходимые ему документы в подтверждение своей правовой позиции.

Таким образом, служебный характер объекта, созданного руководителем, будет устанавливаться на основании выше приведенных критериев.

Является ли служебным изобретение, созданное сотрудником, работающим по совместительству?

В соответствии с положением статьи 1370 ГК РФ служебный объект создается работником в период нахождения в трудовых отношениях. При этом работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство).

Поскольку создание служебного изобретения возможно не только по основному месту работы, то он может быть создан также при работе по совместительству.

Однако если два работодателя (по основному месту работы и совместительству) претендуют на то, что объект патентного права создан работником при выполнении трудовых обязанностей именно у них, то анализируется, у кого из работодателей был создан данный объект с учетом приведенных выше критериев.

Является ли служебным изобретение, если один из авторов изобретения не является работником данного работодателя?

В случае если объект патентного права создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей в соавторстве с другим физическим лицом, то определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя.

Это означает, что иной соавтор вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное. Например, если в отношении одного из соавторов результат интеллектуальной деятельности является служебным, то право на получение патента принадлежит его работодателю.

Второй же автор, в отношении которого результат интеллектуальной деятельности служебным не является, также имеет право на получение патента и может быть сопатентообладателем.

Важно учесть, что если изобретение не является служебным, то правом на получение патента обладает именно его автор. Если работодатель планирует получать патент на юридическое лицо, то необходимо заключить договор, по которому автор передает все соответствующие права юридическому лицу.

Но даже если, изобретение по всем признакам является служебным (например, создано по конкретному заданию руководителю), то составление дополнительного договора о передаче прав не будет лишним, хоть и не является обязательством сторон в такой ситуации. Это позволит максимально снизить риски, например, в оспаривании правомерности выдачи патента автором такого изобретения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *